כאשר פטנט פורמולציה תובע ריכוז מספרי מדויק, עד כמה ניתן להרחיב את גבולותיו בדיעבד? בית המשפט הפדרלי בדלאוור נדרש לשאלה זו בתביעת הפטנטים של Vertex Pharmaceuticals נגד לופין, בנוגע לתכשיר גנרי המבוסס על החומר הפעיל ivacaftor לטיפול בסיסטיק פיברוזיס. הפטנטים של וורטקס תבעו ריכוז של "about 80%" מהחומר הפעיל, בעוד שהמוצר הגנרי של לופין כלל כ-74% בלבד. בית המשפט קבע כי אין הפרה – לא הפרה מילולית ולא הפרה לפי דוקטרינת האקוויוולנטים – וכי גם זמינות ביולוגית זהה בין המוצרים אינה מספיקה כשלעצמה כדי להוכיח הפרת פטנט פורמולציה.
בית המשפט הפדרלי בדלאוור דחה את תביעת הפטנטים שהגישה Vertex Pharmaceuticals נגד Lupin בקשר לגרסה גנרית של תכשיר לטיפול בסיסטיק פיברוזיס. ההחלטה עוסקת בפטנטים פורמולטוריים שבהם נתבע ריכוז מסוים של החומר הפעיל IVACAFTOR. בית המשפט קבע כי המוצר הגנרי של לופין הכולל ריכוז של כ־74.257%–74.258% של החומר הפעיל אינו מפר פטנטים שתובעים 80% או “about 80%” מהחומר הפעיל.
המסר המרכזי בהחלטה פשוט אך חשוב: כאשר פטנט תובע מספר מדויק או ריכוז מסוים, בעל הפטנט עשוי להתקשות להרחיב את גבולות התביעה בדיעבד, במיוחד כאשר במהלך הבחינה הוא הדגיש את הייחודיות של אותו מספר עצמו. כפי שכתב בית המשפט בפתיחת ההחלטה: “Words can be twisted, but numbers do not lie.”
סיסטיק פיברוזיס היא מחלה גנטית חמורה הפוגעת בין היתר בריאות. וורטקס פיתחה טיפול המבוסס על החומר הפעיל ivacaftor. האתגר הפורמולטורי היה בכך שהחומר הפעיל מסיס במים במידה נמוכה, ולכן אינו נספג בקלות בדם. כדי להתמודד עם בעיה זו וורטקס פיתחה פורמולציה שבה מולקולות החומר הפעיל מפוזרות בתוך רכיבים נוספים, באופן שנועד לשפר את המסיסות במהלך העיכול.
וורטקס פרסמה בעבר כי פורמולציה הכוללת את אותו חומר פעיל יכולה לשמש לטיפול בסיסטיק פיברוזיס, ואף ציינה כי תרופה אפקטיבית יכולה לכלול טווח של 10%-80% מהחומר הפעיל.
היסטוריית הבחינה מילאה תפקיד מרכזי בהחלטה. בית המשפט ציין כי לאחר שהמידע של וורטקס כבר פורסם, קבלת פטנט הייתה משימה מאתגרת. בתחילה, בוחן הפטנטים דחה את תביעות וורטקס על בסיס הפרסומים הקודמים שלה. וורטקס הגיבה בהצגת ראיות שלפיהן פורמולציה הכוללת 80% חומר פעיל, לא פחות ולא יותר, הניבה תוצאה מפתיעה מבחינת המסיסות.
בהמשך, כאשר וורטקס ניסתה לתבוע טווח רחב יותר של החומר הפעיל, 72%-88% , הבוחן דחה את התביעה וקבע כי הטווח הרחב ברור מאליו על רקע הידע הקודם. הבוחן קיבל כי התוצאה המפתיעה ב־80% אינה מלמדת בהכרח שהתוצאה מתקיימת על פני טווח רחב. לכן וורטקס נותרה עם תביעות ל־“about 80%” חומר פעיל.
נקודה זו הייתה מכרעת: הבוחן אמנם אפשר את השימוש במילה “about” , אך לפי בית המשפט, הבוחן הבין את המונח כמרחיב את 80% רק באופן מצומצם מאוד, למשל ל־79.9%.
לופין הגישה בקשה לרישום גרסה גנרית של התכשיר של וורטקס. המוצר של לופין כולל חומר פעיל בשיעור של 74%.
ארבעה פטנטים של וורטקס נדונו בהליך. שניים מהם תבעו תרופה הכוללת בדיוק 80% של החומר הפעיל, ושניים נוספים תבעו תרופה המכילה “about 80%” של החומר הפעיל. וורטקס התמקדה בפטנטים שכללו את המונח “about 80%”.
בית המשפט פתח את הניתוח המשפטי בכך שהזכיר כי כדי להוכיח הפרה ישירה, על וורטקס להראות הפרה מילולית או הפרה לפי דוקטרינת האקוויוולנטים. הפרה מילולית דורשת שכל רכיב בתביעה יימצא במוצר אשר נטען לגביו שהוא מפר את הפטנט.
וורטקס טענה כי “about 80%” צריך להיקרא כמעין קיצור למונח רחב יותר של "פורמולציה בריכוז גבוה", ולכן יכול לכלול טווח רחב של כ־70% עד 90%. בית המשפט דחה עמדה זו. הוא קבע כי המונח "פורמולציה בריכוז גבוה" אינו מופיע בפטנטים או בהיסטוריית הבחינה, וכי המומחה מטעם וורטקס לא הציג בסיס מדעי או עקרוני לכך שריכוז של כ־74% הוא “literally the same” כמו “about 80%”.
לעומת זאת, בית המשפט אימץ את עמדת המומחית מטעם לופין לפיה המונח “about” פירושו “nearly the same as”, ובנסיבות העניין מדובר בסטייה של פחות מאחוזים בודדים. בית המשפט הדגיש כי פרשנות זו מתיישבת גם עם היסטוריית הבחינה, שבה הבוחן התייחס ל־79.9% כדוגמה ל-“about 80%” . מאחר שהמוצר של לופין סטה מ־80% ביותר מכמה נקודות אחוז, נקבע שאין הפרה מילולית.
וורטקס ניסתה לטעון, לחלופין, כי גם אם אין הפרה מילולית, המוצר של לופין מפר לפי דוקטרינת האקוויוולנטים. גם טענה זו נדחתה.
בית המשפט הזכיר כי דוקטרינת האקוויוולנטים היא מסלול חריג, וכי במקרים רבים מגבלות תביעה מסוימות זכאיות לטווח אקוויוולנטים מצומצם מאוד, בין היתר בשל הצרות לשון התביעה והיסטוריית הבחינה.
במקרה זה, בית המשפט קבע כי קבלת עמדת וורטקס הייתה למעשה מוחקת את המגבלה המספרית מהתביעות. וורטקס ניסתה להחליף את הריכוז המספרי המדויק במונחים כלליים כמו "פורמולציה בריכוז גבוה", אך בית המשפט ראה בכך ניסיון להרחיב בדיעבד תביעות שנוסחו במספרים מדויקים.
גם היסטוריית הבחינה פעלה נגד וורטקס. בית המשפט קבע כי וורטקס הדגישה במהלך הבחינה את התוצאה המפתיעה בריכוז של 80%, וכי הרחבת “about 80%” כך שתכסה ריכוז של כ־74% תעמוד בסתירה לגבולות התביעה ולהיסטוריית הבחינה.
אחת הקביעות החשובות בהחלטה נוגעת לטענה המבוססת על זמינות ביולוגית. וורטקס טענה כי המוצר של לופין דומה מבחינה פונקציונלית, משום ששני המוצרים מבוססים על פורמולציה דומה של אותו חומר פעיל אשר נועד לטיפול בסיסטיק פיברוזיס. בית המשפט דחה את הניסיון להשתמש בדמיון פונקציונלי כזה כדי להוכיח הפרה.
לפי בית המשפט, מבחן function-way-result אינו מתאים במיוחד בהקשר של תרופות גנריות, משום שכמעט כל תכשיר גנרי מבצע את אותה פעולה כמו תרופת המקור. הזמינות הביולוגית הדומה בין התכשיר הגנרי לתכשיר המקור אינה מספיקה כדי להוכיח הפרה. אחרת, עצם מכירתו של כל תכשיר גנרי לתרופה מוגנת הייתה הופכת לבלתי חוקית.
המשפט המסכם של בית המשפט חד במיוחד: וורטקס אינה יכולה להשתמש ב־bioequivalence כדי “effectively outlaw generics”.
ההחלטה מספקת כמה לקחים פרקטיים חשובים בתחום הפטנטים הפרמצבטיים והפורמולציות הגנריות.
אין להבין מההחלטה שכל שימוש במילה “about” יפורש תמיד באופן צר. במקרים אחרים, בהתאם לתיאור הפטנט, לנתוני הניסויים, לשימוש המקובל בתחום ולהיסטוריית הבחינה, ייתכן שהמונח “about” יקבל טווח רחב יותר.
כמו כן, אין להבין מההחלטה כי דוקטרינת האקוויוולנטים אינה זמינה כלל בתיקי פורמולציה פרמצבטית. ההחלטה אומרת דבר מדויק יותר: כאשר התביעות כוללות מגבלה מספרית צרה, וכאשר בעל הפטנט הדגיש את החשיבות של אותה מגבלה במהלך הבחינה, יהיה קשה להשתמש בדוקטרינת האקוויוולנטים כדי לכסות ריכוזים רחוקים יותר.
המסר המרכזי של ההחלטה הוא שכאשר תביעת פטנט מנוסחת סביב תחום מספרי, גבולות התחום אינם נקודת מוצא גמישה אלא עשויים להיות גבול ההגנה עצמו. בעל פטנט אינו יכול בדרך כלל להפוך בדיעבד נקודה מספרית צרה או טווח מוגבל למונופולין רחב יותר, במיוחד כאשר במהלך הבחינה הוא לא הצליח לקבל את אותו טווח רחב. בהקשר של תכשירים גנריים, מרחק מספרי ממשי מגבולות התביעה עשוי להיות ההבדל בין הפרה לבין אי־הפרה.
